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中断使用的在先商标能否认定为“在先使用并有一定影响的商标

发布时间:18-09-10   来源:北京市高级人民法院知识   作者:吴斌   阅读:


要旨:  商标法有关禁止以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定,  旨在保护在先使用的具有知名度的商标。对未注册商标的保护不仅要判断时间维度上谁使用在先,  同时要判断是否持续使用并在相关公众中具有一定的知名度。虽然曾在先使用但该使用行为已经中断的,不宜再作为在先未注册商标予以保护。

中断使用的在先商标能否认定为“在先使用并有一定影响的商标”?
——评析北京中怡康经济咨询有限责任公司诉国家工商总局商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案
吴斌

案情
  2001年北京中怡康经济咨询有限责任公司 (简称中怡康公司)召开第二届第五次股东会,决定对中怡康公司实行业务重组,由股东李基祥和连四清负责组建北京中怡康时代市场研究有限公司(简称中怡康时代公司),负责家电调研业务。2001年12月12日,中怡康时代公司登记成立。公司成立后,将“中怡康”、  “中怡康时代”作为商标和商号投入广泛使用。
    中怡康公司于2005年3月31日向国家工商总局商标局(简称商标局)提出申请注册“中怡康”商标(简称被异议商标),指定使用服务为第35类的市场研究、市场分析等。
    中怡康时代公司针对被异议商标向商标局提出异议,商标局经审理裁定:被异议商标不予核准注册。
    中怡康公司不服异议裁定,向国家工商总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提出复审申请,其主要理由为:中怡康公司在中怡康时代公司设立之前就以“中怡康”为公司名称和服务商标提供服务,故其对“中怡康”享有在先权利。请求依据2001年商标法的相关规定,准予被异议商标的注册。
    商标评审委员会于2013年12月23日作出商评字[2013]第140783号《关于第4573764号“中怡康”商标异议复审裁定书》  (简称被诉裁定),认为:被异议商标的申请注册构成2001年商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形;被异议商标的申请注册未构成2001年商标法第十条第一款第(八)项所指的情形;中怡康公司及中怡康时代公司的其他理由缺乏事实依据。商标评审委员会依据2001年商标法第三十一条、第三十三条、第三十四条的规定,裁定:被异议商标不予核准注册。
中怡康公司不服商标评审委员会裁定,向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

审判
    北京市第一中级人民法院认为:被诉裁定关于被异议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册中怡康时代公司在先使用并有一定影响的商标的情形的认定结论并无不妥。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定,判决:驳回中怡康公司的诉讼请求。中怡康公司不服原审判决,提起上诉,请求撤销原审判决和被诉裁定,判令商标评审委员会重新作出裁定。北京市高级人民法院终审判决驳回上诉,维持原判。

评析
  本案的争议焦点在于是否违反2001年商标法第三十一条所规定的:  “申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。该条款的立法目的在于保护在先使用但未注册的商标。在上述法律条款的适用中,需要判断三个关键性问题:一是被异议商标是否被他人已经在先使用并有一定影响,二是申请人是否属于以不正当手段注册,三是被异议商标是否与引证商标构成权利冲突,即是否构成相同或近似商标及是否使用在相同或类似商品或服务上。具体而言,可以从以下几个方面把握:
  首先,如何判断在先商标已经使用并有一定影响。  “已经使用”是基本前提,  “有一定影响”是需要达到的程度,但并不需要达到为相关公众熟知的驰名程度。这两个要素可以通过商标使用的持续时间、使用范围、宣传时间、宣传程度以及是否在相关消费者中达到一定影响进行综合理性判断。认定商标是否有一定影响,应就个案情况综合考虑相关公众对商标的知晓情况。只有“在先使用”和“具有一定影响”同时具备,才符合未注册商标的司法保护前提,不能仅以使用时间的先后作为是否保护的标准。
  其次,如何判断申请注册人以不正当手段进行注册。判断是否构成“不正当手段”关键在于判断申请注册人是否具有恶意,而恶意的判断标准在于对他人在先商标是否明知或应知。司法实践中,一般通过明确告知、业务往来等证据所证明的相关事实来推定申请注册人是否知道在先使用的商标的存在。
  最后,应判断被异议商标与在先使用的商标是否构成使用在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标。
    结合本案,可以从以下几个方面进行具体分析:
  第一,在案证据可以证明,  中怡康公司对  “中怡康”的使用时间客观上早于中怡康时代公司,在相关公众中具有一定的影响,但其并未持续使用。中怡康公司自1994年公司成立至中怡康时代公司成立期间,开展了家电市场的调研业务,在其签订的《中怡康家电咨询报告协议书》标题中显示了“中怡康”标志,该标志起到了识别服务来源的作用,应视为未注册商标的使用;经中怡康公司的使用,  “中怡康”商标具有一定的影响。但此后公司股东会议决定成立中怡康时代公司,并由中怡康时代公司负责家电调研业务,自中怡康时代公司成立至被异议商标申请日期间,中怡康公司并末再开展相应的业务。
  第二,中怡康时代公司对被异议商标“中怡康”进行了在先使用并有一定影响。中怡康时代公司成立至被异议商标提出注册申请期间,中怡康时代公司开展了大量的家电市场的调研业务。中怡康时代公司提交的国家图书馆检索报告显示,在相关报刊有关家电企业的报道中,伴随中怡康时代公司同时出现的,有“中怡康的数据”等关键词,还单独出现“中怡康数据”、“中怡康统计”、  “中怡康报告”等关键词,故经中怡康时代公司的宣传使用,在被异议商标申请日前,  “中怡康”商标在家电市场调研服务上已具有一定的知名度。故中怡康公司虽在中怡康时代公司成立前在家电市场调研服务上在先使用“中怡康”商标并有一定影响,但在中怡康时代公司成立至被异议商标申请日期间,中怡康公司未再在相关服务上使用“中怡康”商标,而在此期间,  “中怡康”商标经中怡康时代公司的宣传使用,已具有了较高的知名度,相关公众已将家电市场调研服务上的“中怡康”商标与中怡康时代公司相联系,故在中怡康公司申请被异议商标日前,中怡康时代公司在先使用了“中怡康”商标,并使其具有一定影响。
  第三,本案证据可以证明,中怡康公司在其2001年第二届第五次股东会决议上决定对公司业务进行重组,由股东李基祥和连四清组建中怡康时代公司,明确提出中怡康时代公司负责家电调研业务,各公司均独立核算,自负盈亏。中怡康公司明知且应知中怡康时代公司对“中怡康”的使用。中怡康公司在明知中怡康时代公司成立后开展家电市场调研服务,却在市场调研相同或类似服务上申请被异议商标难言善意。
  第四,被异议商标“中怡康”与中怡康时代公司在先使用的“中怡康”商标构成相同商标,同时,被异议商标指定使用服务类别与中怡康时代公司在先使用的“中怡康”商标所使用的服务相同或近似。中怡康时代公司提交的合同、发票及国家图书馆检索报告、其在“针对第4573764号‘中怡康’商标异议复审答辩”中提到“即在相关公众心中,中怡康时代公司之知名品牌  ‘中怡康’与中怡康时代公司已经建立了密切联系”、其在一审意见陈述书中提到“中怡康时代公司自公司2001年成立以来,将‘中怡康’、  ‘中怡康时代’作为商标和商号投入广泛使用,在被异议商标申请日前在市场调查等领域已经建立较高知名度”,在案证据可以证明中怡康时代公司主张其在先使用并有一定影响的商标为“中怡库”。被异议商标“中怡康”与中怡康时代公司在先使用的“中怡康”商标在文字构成上完全相同,故被异议商标“中怡康”与中怡康时代公司在先使用的“中怡康”构成相同商标。同时,中怡康时代公司在先使用的“中怡康”商标所使用的家电市场调研服务与被异议商标指定使用的服务在服务内容、服务方式等方面相同或相近,构成相同或类似服务。
  综上,被异议商标的申请注册构成2001年商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册第三人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形。中怡康公司在二审诉讼阶段提交的证据不足以证明在中怡康时代公司成立至被异议商标申请日期间,中怡康公司在被异议商标指定使用的服务上将被异议商标进行了宣传使用,不足以证明中怡康公司可以延续其在中怡康时代公司成立前在先使用在家电市场调研服务上的中怡康商标,中怡康公司的上诉主张不能成立。
  本案中,中怡康公司虽然在客观时间上在先使用了“中怡康”商标,但其对被异议商标的中断使用,以及在中断期间他人已经使用“中怡康”商标并有一定的影响的事实,使其无法有效主张在先权利。这就意味着,在先权利的保护需要在先使用的商标处于持续使用并达到一定影响。
  需要特别指出的是,对商标的在先使用并不要求该种使用必须是未注册商标的使用。在注册商标到期但未续展的情形下,原商标权利人继续使用并达到一定影响的,仍然构成“在先使用”的商标。在溧水县得瑞微型电机厂诉商标评审委员会商标争议行政纠纷一案中,二审法院认定,在先商标的使用情况最早可以追溯到1984年,1986年该商标获准注册。虽然因原商标注册人在有效期届满时未续展而失效,但经过其长期的生产经营,该商标已经成为具有一定影响的商标。原商标注册人在商标失效后未实质放弃该商标,通过许可使用的方式,实际上使用了该商标,该商标的影响力随着原商标注册人在商标失效后的使用得到了进一步的延续。因此其在先权利应当得到保护,最终法院判决撤销了争议商标的注册。[1]
当然,如果曾经在先使用的商标已经停止使用或者已经不再具有一定影响的,则将导致其丧失在先权利。在广州市番禺区万声达电子电器厂诉商标评审委员会商标异议复审行政纠纷一案中,二审法院认定,虽然现有证据能够证明在先商标在争议商标指定使用商品或与其类似的商品上进行了实际的使用,但是仅凭2001年5月《慧聪商情广告》上的一则广告,尚不足以认定在先商标在争议商标申请注册前,已经具有了一定的影响。而且,审查判断争议商标是否损害他人现有的在先权利,虽然一般以争议商标申请日为准,但如果在先权利在争议商标审查核准时已经不存在的,则不影响争议商标的注册。2005年4月15日,原商标注册人被工商行政主管部门吊销后,即停止了对在先商标的使用;而现有证据亦无法证明其他公司对在先商标或与其近似商标进行了在先使用并产生了一定影响。因此,原商标注册人主张的在先未注册商标未得到保护。[2]作者单位:北京市高级人民法院知识产权庭

注释:
[1]参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第274号行政判决书。
[2]参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第365号行政判决书。

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